案例评析－专利侵权诉讼中如何适用禁止反悔原则

作者：李东辉律师

“禁止反悔原则”是国际上通行的一项原则，具体是指：专利权人在专利申请程序或者专利无效程序中，对巳经确认属于巳有技术的内容或者明确表示放弃的技术内容，在专利侵权诉讼中，不得对这些技术内容主张权利。

〔案情简介〕

专利权人杨某拥有名称为"用于汽车之浮突型发光体构造"的实用新型专利权，不久以上海某公司制造、销售轿车用冷光踏板侵犯了其专利权为由，向上海市某中级人民法院起诉，要求上海某公司停止专利侵权行为并赔偿经济损失人民币250万元。同时，原告向法院申请对上海某公司采取财产保全措施，冻结了该公司的银行帐户及其客户应付货款120多万元，还封存了该公司的相关生产设备。上海某中院经开庭审理，认为被告上海某公司的行为巳构成专利侵权，判决被告立即停止侵权并赔偿原告经济损失数十万元。

被告不服，委托我所律师上诉至上海市高级人民法院。在二审程序中，承办律师立即对涉案实用新型专利权的稳定性展开调查，并检索出与渉案专利密切相关的美国专利和德国专利二篇。随后，承办律师以上述两篇国外专利文献为证据向国家知识产权局专利复审委员会提起宣告涉案专利权无效的请求，并被受理。二审法院根据具体案情，作出了中止本案诉讼的裁定。

在专利无效审查程序中，专利权人向专利复审委员会提交的“意见陈述书”中记载：“本专利与对比文件（美国专利）的不同点在于，对比文件中的透光体带有的突出体嵌入表板的孔槽后，突出体与表板的可见一面平齐，而本专利的透光体上的浮突体穿入表板上的孔槽后呈凸起状态，这种结构的优点在于防滑。”随后，专利复审委员会作出了《无效宣告请求审查决定书》，认为对比文件的突出体与表板的表面平齐，不同于本专利的浮突体，即对比文件公开的不是浮突型的发光体构造，而浮突型的发光体构造能够起防滑的效果。在此基础上，专利复审委员会认定本专利权具备创造性。

专利复审委员会作出上述审查决定后，二审法院便恢复该案件的审理。在庭审中，承办律师认为，根据专利权人“意见陈述书”的陈述，专利复审委也采信了该陈述，并将该陈述所述的区别特征作为涉案专利具有创造性的理由之一。据此，涉案专利的技术特征C应解释为：该浮突体与槽孔相对应且能穿和槽孔，浮突体穿入孔槽后相对于表板呈凸起状态。对特征C的这种解释在说明书中的附图得到印证。

由于技术特征C中浮突体穿入表板上的孔槽后呈凸起状态结构优点在于防滑。“无效宣告请求审查决定书”也采信了该陈述，认为所述结构的防滑效果正是涉案专利技术方案相对于现有技术所给出的有益效果之一。而被控产品的技术特征C1中浮突体穿入表板上的孔槽后与表板表面基本平齐，相应地，也就不具有由浮突体穿入表板上的孔槽后呈凸起状态结构所能产生的防滑效果。故即使技术方案中技术特征C与C1在技术手段基本相同，但由于存在是否具有由起突起结构所产生的防滑效果的区别，特征C的技术效果就不可能与特征C1的技术效果基本相同，因此，特征C也不可能与特征C1等同。由于被控侵权产品中的技术特征C1与涉案专利的必要技术特征C不相同，也不等同，因而末落入涉案专利权的保护范围，不构成对涉案专利权的侵犯。二审法院最终采信了我所承办律师的代理意见，作出了终审判决：撤销一审判决的，一、二审的所有诉讼费以及技术鉴定费用均由被上诉人（专利权人）承担。

[案件评析]

以上案例以及司法实践表明，在专利侵权诉讼中往往伴随着专利权无效宣告程序的产生。这是因为被告通过无效宣告程序，一来可达到宣告涉案专利权全部无效的目的，从而提前终结专利侵权诉讼；二来通过无效宣告程序迫使专利权人作出书面上认可、放弃或修改，从而缩小专利权的保护范围，致使被控侵权产品（方法）有可能超出专利的保护范围，被告也就无需承担侵权的民事法律责任。因此，此类案件要求律师不但要熟悉和掌握包括专利法在内的相关法律，而且还应具备专利代理的相关技巧与知识，最好同时具有专利代理人资质。这样，在启动侵权诉讼之前，律师可分析和确定被控侵权产品（或方法）是属于相同侵权，还是属于等同侵权。而在侵权诉讼程序中，当面临被告提起无效宣告请求，涉及修改权利要求或对某技术特征作限制性或放弃的书面陈述时，律师根据事先的分析，应确定权利要求的修改或者放弃是否会将被控侵权产品（或方法）置于专利保护范围之外，否则应慎之又慎，以免在侵权诉讼中成为禁止反悔的内容，从而给权利人带来难以弥补的损失。倘若专利侵权诉讼程序中的代理律师同时又是专利无效宣告请求程序中的专利代理人，就能实现上述司法程序与专利行政程序的代理业务合二为一，做到无缝对接，从而最大限度地发挥律师与专利代理人的作用，有利于最大限度地依法维护客户的利益。

在专利侵权诉讼中，如何正确适用“禁止反悔原则”，通常需把握以下几个方面：

1. 合理确立适用禁止反悔的范围，该范围不应仅仅局限于有关新颖性和创造性的承诺或者修改，而应涵盖对于所有与专利权的授予或专利权的维持有关的书面修改和意见陈述。专利权人所作出的不涉及专利权利要求实质内容的说明、解释则不属于禁止反悔之列。

2. “禁止反悔原则”是对认定等同侵权的限制。目的是避免在适用等同原则确定专利保护范围时，专利权人将巳被限制、排除或者巳经放弃的内容重新纳入专利权保护范围，以平衡当事人的利益。即，相同侵权成立时无需考虑禁止反悔原则。只有当相同侵权不成立，需要以等同原则判断侵权时，才需考虑禁止反悔原则，以避免在适用等同原则确定专利保护范围时，专利权人将巳被限制、排除或者巳经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

3. 专利权人对有关权利要求中的技要特征（尤期是独立权利要求中的必要技术特征）所作的限制、承诺或者放弃必须是明示的，而且巳经被记录在专利文档或者专利权无效宣告请求审查决定书中。

4. 限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须是对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质生的作用。

5. 禁止反悔原则的适用应以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的相应证据。也就是说，法官不应主动适用禁止反悔原则。当被告提出请求时，被告必须提供专利权人在专利审查或者无效宣告程序中作出的承诺、认可、放弃、修改的专利审查文档等证据加以证明。