专利侵权诉讼中公知技术抗辩的运用

作者：邢志律师 
“公知技术抗辩”，又称“现有技术抗辩”、“自由公知技术抗辩”等，是指被控侵权人提出其被控侵权技术方案系与已有公知技术方案完全相同或实质相同的技术方案，在此情况下，即使被控侵权技术方案落入了涉案专利的权利保护范围，也并不构成对涉案专利侵权的抗辩规则。这项规则是专利侵权纠纷案件审理中的一项重要规则，也是此类案件中被告进行抗辩的一项有力武器，在司法实践中被广泛应用，这一规则的适用，对于平衡专利权人与公众利益、节约司法资源等，都具有十分重要的作用。但事实上，在2008年“新专利法”颁布之前，并无明确法律规定，理论和实践中一直存在争议。

〔案情简介〕
 2010年3月，浙江某装饰材料有限公司（以下简称“浙江装饰公司”）以上海某装饰材料有限公司（以下简称“上海装饰公司”）、上海某装饰工程有限公司（以下简称“上海工程公司”）侵犯其发明专利“厚型可弯曲装饰板及其制造方法”（以下简称“涉案专利”）为由，向上海市第一中级人民法院提起诉讼。在此案审理中，被告上海装饰公司以一篇美国专利文献作为证据，主张公知技术抗辩，并向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告涉案专利无效的请求。随后，浙江装饰公司申请撤回起诉，上海市第一中级人民法院裁决予以准许。2011年2月，国家知识产权局专利复审委员会作出无效宣告请求审查决定书，宣告涉案专利全部无效。
 本案中，作为被告的上海装饰公司是一大型外资企业，系装饰材料行业的领先者，其母公司已有百余年历史，具有很高知名度；被指控侵权产品商业价值较大，广泛使用于飞机、地铁的内部装饰之中；而原告为一民营公司，规模并不大，其对上海装饰公司提起诉讼，引起业内较多关注。若上海装饰公司被判侵权，无疑将影响其良好声誉及其重大商业利益。
 为此诉讼，浙江装饰公司也作了充分的准备，收集了众多有利证据，包括购买被指控侵权产品并进行公证等。从被指控侵权产品与涉案专利权利要求的比对来看，该产品落入涉案专利的保护范围应无过多争议。我所在接受上海装饰公司的委托后，通过综合分析，确定了本案的应对重点为“公知技术抗辩”，且为从根本上解决对方专利权存在之障碍，对涉案专利提出无效宣告请求。从结果看，这两项应对措施均取得了良好效果。

〔法律评析〕
 所谓“公知技术抗辩”，又称“现有技术抗辩”、“自由公知技术抗辩”等，是指被控侵权人提出其被控侵权技术方案系与已有公知技术方案完全相同或实质相同的技术方案，在此情况下，即使被控侵权技术方案落入了涉案专利的权利保护范围，也并不构成对涉案专利侵权的抗辩规则。这项规则是专利侵权纠纷案件审理中的一项重要规则，也是此类案件中被告进行抗辩的一项有力武器，在司法实践中被广泛应用，这一规则的适用，对于平衡专利权人与公众利益、节约司法资源等，都具有十分重要的作用。但事实上，在2008年“新专利法”颁布之前，并无明确法律规定，理论和实践中一直存在争议。
 2008年12月27日修订颁布、2009年10月1日正式施行的“新专利法”第六十二条首次对此规则作了法律层面的规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”其后，2009年12月28日颁布、2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第十四条作了进一步的解释，规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”。由此，“公知技术抗辩”规则的适用有了明确的法律依据。
 从上述规定以及司法实践看，这一专利侵权抗辩规则的适用具有以下几点需要注意：
 其一，该规则是基于被告的主张而适用，法院并不主动予以适用。这是容易理解的。在专利侵权诉讼中，主张不侵权的被告，对其主张具有举证责任。被告进行“公知技术抗辩”，应当提供其实施的“公知技术”之证据。
 另外，关于“公知技术抗辩”是否只适用于“等同侵权”而不适用于“相同侵权”，一直存有争议，如在2001年北京市高级人民法院《关于执行<专利侵权判定若干问题的意见（试行）>的通知》第100和102条中即明确规定：已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况。但在上述“新专利法”及最高人民法院2009年司法解释中，并没有作相应限定。我们认为，“公知技术抗辩”的理论基础是：现有公知技术不应作为专利权予以保护。这一规则适用与否，与“相同侵权”还是“等同侵权”并无逻辑联系，故不应将“等同侵权”作为适用“公知技术抗辩”的前提条件。
 其二，关于比对对象，根据上述规定，应是将“被控侵权产品的所有被控技术特征”与“现有技术的相应技术特征”进行对比，而并不是“涉案专利”与“现有技术”、或者“涉案专利”与“被控侵权产品”进行对比，而且，比对对象是“被诉落入专利权保护范围的”全部技术特征，而不是非被诉侵权人实施技术的全部技术特征。
 另外，根据上述2009年最高法院的司法解释，被比对的应是“一项”现有技术方案，因此，现有技术之间的“组合对比”不应当适用在公知技术抗辩规则之中。例如，如果该现有技术是由公开出版物所公开，则作为公开出版物的对比文件只能是一篇，而不能以多篇对比文件的组合作为比对对象。
 其三，关于认定标准，根据上述2009年最高法院的司法解释，系“相同或者无实质性差异”。“相同”易于判断，而什么是“无实质性差异”，并无明确规定，其判断存在较大的主观性。2001年北京市高级人民法院《关于执行<专利侵权判定若干问题的意见（试行）>的通知》第101条的规定为“用已有技术进行侵权抗辩时，该已有技术应当是一项在专利申请日前已有的、单独的技术方案，或者该领域普通技术人员认为是己有技术的显而易见的简单组合成的技术方案。”从司法实践看，这一标准的适用尺度往往比“新颖性”标准低而比“创造性”标准高，当然个案差异较大。
 其四，关于认定效力，根据现有专利法律制度，审理侵权诉讼案件的法院并不对涉案专利的有效性作出判断。在专利侵权纠纷案件中，若认定被告“公知技术抗辩”成立，则被告不构成专利侵权，但并不意味着涉案专利失去法律效力，专利权人仍可在其他案件中主张涉案专利的专利权。被告若要使涉案专利归于无效，则应当通过向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求来实现。在此专利权无效宣告请求中，被告所提供的“公知技术”证据无疑是证明涉案专利不具有“新颖性”或者“创造性”的有力证据。